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拒绝香港商标注册的几个绝对理由!!!

发布时间:2018-05-05 22:56 浏览: 来源:admin

  一般原则:《商标条例》(“条例”)第11条详列“拒绝商标注册的绝对理由”。

  “绝对”理由主要关乎标记本身的性质,而条例第12条所列的拒绝商标注册的“相对”理由,则考虑申请注册的标记是否与在先商标及在先权利有所牴触。

  条例第11条所列的各项拒绝理由独立运作,审查时须个别考虑。当任何一项订明的理由适用,便足以据之拒绝商标注册。商标注册申请亦可能基于多于一项拒绝理由而遭到异议。考虑各项拒绝商标注册的理由时,不论申请注册的标志是由文字、字母、数字还是其他标志所构成,均须採用相同的测试方法(条例第11(3)条除外,该条文所述的拒绝理由只适用于形状标记,详情请参阅《形状商标》一章)。若拒绝注册的理由只就申请注册的货品或服务中的某部分货品或服务而存在,则该项拒绝只适用于该部分货品或服务(条例第11(8)条)。

  条例第11(1)(a)条及该条文与条例第11(1)(b)、(c)及(d)条的关系条例第11(1)(a)条订明,不符合条例第3(1)条(“商标”的涵义)规定的标志不得注册为商标。根据条例第3(1)条,“商标”指任何能够将某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别并能够藉书写或绘图方式表述的标志。由于只有“商标”才可根据条例注册,所提交注册的“标志”必须符合作为“商标”的条件,这是首要和基本的要求。相对而言,条例第11(1)(b)、(c)及(d)条所列的限制适用于“商标”(即符合作为“商标”的条件的标志)。

  我们在查核申请是否有不足之处时,已考虑过有关标志能否藉书写或绘图方式表述(请参阅《查核申请的不足之处》一章),因此,在审查申请的阶段,根据条例第11(1)(a)条须决定的问题,是该标志能否把申请人的货品或服务与其他商户的货品或服务作出识别。就此应用的测试方法的门槛相当低。即使有关标志仅达至“并非不能”把某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别的程度,该标志已符合有关要求(AD2000TradeMark[1997]RPC168)。

  按照这项测试方法,根据条例第11(1)(a)条,极有可能不获注册的标志,包括货品或服务的一般名称(例如以“肥皂”作为肥皂货品的标志),以及极富描述或颂扬性质的字句(例如“纯羊毛”)。条例第11(1)(b)、(c)及(d)条关乎显著性的不同方面,当中以第11(1)(b)条所涵盖的范围最为广泛,属于概括性的条文。若条例第11(1)(b)、(c)或(d)条所述的任何拒绝理由成立,据此提出的异议可根据条例第11(2)条,通过证明有关标记在注册申请日期前已因付诸使用而具有显著特性予以推翻。然而,任何未能符合条例第11(1)(a)条的标志,不论其“使用”如何广泛,均不能注册为商标。

  因此,即使某标志就条例第11(1)(a)条而言获接纳为能够把某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务“作出识别”的标记,处长仍可根据条例第11(1)(b)条决定该标记“欠缺显著特性”。某标志未因第11(1)(a)条遭到异议,亦可能基于第11(1)(b)、(c)及/或(d)条的条文而遭到异议。

  条例第11(1)(b)条-不具显著性条例第11(1)(b)条的关键字眼是“显著特性”。“显著”一词在商标法中具有技术性涵义,表示有关标记须能用作辨认申请注册货品或服务来自特定的企业,因而能把该货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别。标记可以是惹人注目、不寻常、令人难忘或与众不同,因而使其具显著性,但如标记不能用作保证来源,在法律上则不具显著性。

  英文本的“devoid(欠缺)”一词纯粹解作“没有”。使用“any(任何)”一词,可能令人意会低门槛的要求,但实际上此理解有误导成分。如某标记在公众未获教导它是一个商标之前,该标记不能把某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别,那麽它便没有显著特性,即以法例的语言来说,是欠缺显著特性。该标记所具有的特性,属于“显著”以外的范畴。

  根据条例第11(1)条其他段落提出异议,并不表示不可同时根据第(b)段提出异议。对于“FRESHBANKING”这个标记,我们可根据第(c)段提出异议—由“FRESH”(指明质素)和“BANKING”(指明服务的种类)组合而成的“FRESHBANKING”标记,如没有证据证明因付诸使用而实际上具显著性,便不会改变所用字眼的基本涵义,即一种新的银行服务方式。这个标记说明有关服务是什麽和其中一个特性,但没有说明谁提供服务-因此也欠缺显著特性。

  条例第11(1)(c)条-描述性质的商标只有在有关标志纯粹由描述性质的要素或文字构成时,条例第11(1)(c)条才适用。该标志如有另一个非描述性质的要素(微不足道的要素除外,例如简单的边框),第11(1)(c)条则不适用,但该标志仍可能根据条例第11(1)(b)条遭到异议。

  第二点要注意的是,“商标”可能由个人姓名构成(条例第3(2)条),而纯粹由个人姓名构成的标记,由于没有提述货品或服务的某种特性,因此不属于本款所述的不得注册的标志。

  第三点要注意的是,“……可在行业或业务中用作指明……”的字词,意味如某标记合理地相当可能由其他诚实的商户用以指明其货品或服务的特性,则无须证明有关行业实际上使用或需要该标志,也应拒绝把该标记注册。“可……用作指明”的字词,容许某程度的可预见性(有关字词于条例第11(1)(d)条没有提及),某标记会获相关类别人士视为一种新的描述性表达方式。

  因此,在考虑是否根据条例第11(1)(c)条提出异议时,并无理由不顾及新描述性表达形式的出现,例如“云端电脑(cloudcomputer)”、“电子影院(e-cinema)”。

  第五点要注意的是,条例第11(1)(c)条并没有区分以下两种标志:其一是纯属描述性质,而不论会用于哪种货品或服务的标志(即指明质素、数量、价值、地理来源(尽管程度较小)、生产货品或提供服务的时间的标志);其二是取决于有关货品或服务的标志(即指明种类、原定用途或其他特性的标志)。这是一个重要的考虑因素,因为会使人联想到某些货品或服务的原定用途的标志,不一定会使人联想到货品或服务说明中每个项目的原定用途。条例第11(8)条订明,如拒绝注册的理由只就在注册申请中某部分货品或服务而提出的,则该项拒绝只适用于该部分货品或服务。

  由任何单一化学元素或化合物的常用和获接纳名称构成的商标,如申请注册者为属化学物质或制剂的货品的商标,便会纳入条例第11(1)(c)条的涵盖范围内。一个值得提出的问题是︰一名合理地掌握充分资料、具合理观察力和谨慎的消费者会对该标志有何看法?他会否认为该标志没有提述拟使用该标志的货品或服务的来源,抑或认为该标志能够用作识别来源?若是前者,我们应对该标志提出异议;若是后者,该标志即发挥了用作识别来源的主要功能。

  条例第11(1)(d)条-由惯用标记构成的商标就条例第11(1)(d)条而言,第一点要注意的是,该条文只适用于纯粹由禁止注册的事物构成的商标。用于汽车维修的扳手图样、用于菜馆服务的厨师帽子图样、用于酒类的一串葡萄图样、用于旅馆服务或白兰地酒的星星图样,都是在有关行业已确立的做法中惯用的图样。不过,在“马爹利”白兰地酒标籤上的五颗星,由于有“马爹利”这个具显著性的字词,因此不纳入该条文的涵盖范围内。“NETWORK”、“NET”、“WEB”、“CYBER”、“LINK”、“TELECOM”等,都是在相关行业现行的语言中已成为惯用字眼的例子。

  第二点要注意的是,该条文所用字眼的时态是现在完成式︰“……已成为……”。另一点要注意的,是“现行的”一词在“……在现行的语言中……惯用……”一句中的用法,这些字词结合起来,排除了该标记将来会否成为惯用标记的猜测。该标记必须具有已确立的涵义。必须留意的是,某些标志只在特定范畴内惯用。举例说,“NETWORK”一字不可注册为电脑软件的商标,但把“NETWORK”一字注册为衣服的商标,则可能不会遭到异议。

  条例第11(2)条-因使用而具有的显著性,凡根据条例第11(1)(b)条(欠缺显著特性)、第11(1)(c)条(描述性质的商标)或第11(1)(d)条(由惯用标记构成的商标)而被拒绝注册的商标,如申请人提出证据令处长信纳该商标在注册申请日期前已因付诸使用而实际上具有显著特性,则该商标可获接纳注册。有关商标因付诸使用而具有的显著性,必须在注册申请日期前已存在。标记因其拥有人的任何广告或宣传而可能在日后具有显著性这点,则不予考虑。

  条例第11(2)条并不涵盖根据条例第11(1)(a)条而不得注册的标志,即那些不能识别来源的标志。条例第11(2)条亦不涵盖根据条例第11(3)条被拒绝注册的标志,或根据条例第11(4)、11(5)、11(6)或11(7)条被拒绝注册的商标。有关证据的目的,是要证明尽管该商标具有可遭到异议的性质,但在申请注册前,该商标事实上已被公众识别与某商户的货品或服务有关连。这就是“显著特性”的意思。

  举例说,如“Premier”用作行李箱的商标,可根据条例第11(1)(c)条(纯粹指明质素)及第11(1)(b)条(欠缺显著特性)提出异议,但业内的证据可显示该词语可识别某家制造商所制造的行李箱。某些商标表面看来可能根本没有指明货品或服务的来源,有关例子包括容器的形状、口号(“可口可乐”品牌採用的“therealthing(真材实料)”)或赞美的字眼(“SilverSpoon”“Treat(乐事)”)。为推翻对这类标记的异议而提交的证据,示公众在看到或听到有关标记时,品或服务有关连。能够犹如品牌名称一样显示货品或服务的来源的证据,

  单单证明某标记已被广泛使用或广为宣传的证据,可能不足以证明一个极具描述性或普通常见的标记已具有“显著特性”。就此提出进一步证据证明标记已获公众或业界认同,可能会有帮助。所提交的证据应能就下列问题给予肯定答案:

  该标记曾否用作商标?
  申请人曾否把该标记当作商标进行宣传?
  有关证据是否显示,该商标确实在市场上用作来源的徵示?
  该商标的基本涵义是否已被盖过,达到该商标现已代表申

  请人的货品或服务的程度?
  有关证据整体上是否显示,如须用以证明某个描述性质或普通常见的商标实际上已具有显著性的证据需要来自市场调查或商业证据,则应考虑在提交注册申请前取得该证据。在异议提出后取得的任何市场调查证据,须证明有关商标符合在申请日期前已获承认为来源的徵示这个要求。

  根据条例第11(1)(b)、(c)或(d)条相当可能被拒绝注册的下列各类标记,如有证据证明其已具有显著性,可获考虑是否淮予注册:
  常用姓氏及个人姓名
  描述性字母及数字
  描述性文字
  拼写错误的描述性文字
  地理名称
  描述性外国文字
  描述性图样(并非业内常用)
  代表货品或其包装或容器形状的立体形状
  颜色组合
  声音及气味

  该标记是否已具有显著特性是程度的问题,而举证责任在于申请人。只证明该标记被广泛使用未必足够。以“TREAT(这个标记为例,有关货品销量可观的证据对注册申请并无帮助关于该标记宣传费用或宣传工作的证据,记确实具有显著性。

  举例说,其娱乐价值令人记起,使用标记的期间并无规定,但可以五年作为基准。段较短期间内广泛使用,可能足以符合要求,请日期前使用少于两年,则不大可能被视为足以符合要求。此外,标记应获持续使用,尽管有关货品在标记中断使用后销量仍然可观可能亦足以证明该标记在中断使用前所具有的显著性仍然存在。

  如申请注册的标记字体与实际使用的不同,便须审慎考虑。该变体是否符合一系列标记的条件?如不符合,该变体的使用便不能证明申请注册的标记实际上具有显著性。标记的使用亦须与寻求保护的货品或服务有关。如证据显示该标记只应用于某些类别的货品或服务,申请人必须作出修订,把没有显示标记已具有显著特性的货品或服务删除。如证据显示该标记用于属某个一般性词语(例如文具)所涵盖的货品,则可在若干程度上作弹性处理。即使申请注册的商标的某个变体(该变体不符合一系列标记的条件)已事先注册,或该商标已就不同货品或服务事先注册,对该商标的注册申请也没有帮助。

  商标须由申请人使用,如使用商标者并非申请人,则必须说明其与申请人的联系(例如由分销商使用等)。评核标记已具有的显著特性时,可考虑以下各项:
  使用该标记的货品或服务的市场佔有率;
  该标记在使用上的频密程度、地理覆盖范围及历时多久;
  该标记拥有人在宣传标记方面投资的款额;
  因该标记而识别出有关货品或服务是源自某个拥有人的相关类别人数比例;以及工商总会或其他行业及专业组织的陈述。我们亦会考虑该标记本身的特点,包括标记是否具有对货品或服务作出描述的要素。标记的描述性越强,越有可能同样适用于其他商户的货品或服务。

  标记的使用必须与申请注册的标记有关,虽然该标记亦可与属于背景或装饰的要素并用,或与另一个具显著性的标记并用。如标记与另一个商标并用,我们亦需要考虑该标记本身会否被视作商标,即作为第二商标。就此,可考虑以下各项:

  对有关标记提出异议的强度。
  如有关标记一般是作为另一商标的部分而使用,或与另一个商标并用,是否有任何证据可证明该标记有单独付诸使用?
  另一商标的显著性是否极高,以致相当可能会盖过有关标记?
  有关标记的使用是否一直有向公众凸显其为一个商标,尽管该标记是与同一所有人的一个公司标记或另一个已确立的标记并用(例如有关标记在某些方面是否被凸显或被强调)?

  如有关标记经常与另一个具显著性的标志一同出现,便会令人对有关标记单独出现时是否具有显著性有疑问,例如“TREAT”经常伴随已确立的标记“SILVERSPOON”2一同出现;或“POURN’WHIP”经常与“AVOSET”和“Sims”3这两个具显著性的标志并用。基于这个原因,如某个标记是与另一个具显著性的标志并用,申请人要证明该标记已被视为第二商标的责任会较大。

  评核标记的显著特性时,也须参考寻求保护的特定货品或服务,并从一名合理地掌握充分资料、具合理观察力和谨慎的有关货品或服务消费者的角度审视。一般消费者通常从整体角度观看一个标记,而不会分析其各项细节。消费者的注意程度,亦相当可能会因有关货品或服务的类别而各异。

  再者,如注册申请并无列明有关标记在使用方法上有任何限制,我们应注意在正常和公平的贸易情况下,有关货品或服务的一般使用者相当可能遇到的各种市场推广方法及惯例。我们如基于上述因素作出结论,认为相关类别人士或至少其中大部分人士会因该商标在申请日期前付诸使用而把有关货品或服务识别为源自某一企业,便会裁定该商标已符合条例第11(2)条的规定。

  香港法例第43章所述的“公平延展”概念,并没有纳入法例第559章内。条例第11(2)条提述的是:因“它”(即申请注册的标记)已被付诸使用而具有显著特性。如证明已付诸使用的标记可视为“一系列”的标记,例如申请注册的标记是小写而付诸使用的标记是大写,则可在某程度上弹性处理。不过,如证明已付诸使用的标记是一种不符合“一系列”标记条件的变体,即使该变体已注册,也不获考虑。

  同样地,“一系列”的标记已就不相同的货品或服务付诸使用或标记的变体已就不相同的货品或服务而注册,都不能证明申请注册的标记已具有显著性。在处长席前所有有关商标的法律程序中提交证据的方式,都受规则第79条规管。该条文述明须採用法定声明或誓章提交证据。

  规则第80条规管制备和签署这些文件的方式。载于本章末的表格和核对清单,可供不清楚法定声明或誓章规格及/或对可被视为确立某标记实际上已具有显著性的证据了解不多的申请人参考。表格须按有关申请所特有的其他证据予以补充。核对清单是根据申请人以往提交商标使用证据时常见的不足之处而拟订。

  申请人应依照核对清单查核拟提交的证据是否足以支持根据第11(2)条作出的声称。然而,只提交包含表格所载列的条文及符合核对清单内要求的证据,并不保证有关标记会因已具有显著性而获接纳注册。

  如某标记因使用证据而获接纳注册,根据条例第43条在《香港知识产权公报》公布的申请详情会包括“商标获接纳注册是因其付诸使用而具有显著性”的字句。如某标记因使用证据(包括商业或意见调查证据)而获接纳注册,根据条例第43条在《香港知识产权公报》公布的申请详情会包括“商标获接纳注册是因其付诸使用(包括商业(或意见调查)证据)而具有显著性”的字句。

  如申请注册的标记与另一同以申请人名义注册的商标相同或可视为“一系列”的商标,而后者获接纳注册的原因是已因付诸使用而具有显著特性,处长在考虑是否按绝对理由提出异议时,可同时考虑此事。在决定应否提出异议时,处长亦可考虑申请涵盖的货品或服务是否与注册商标所涵盖的货品或服务相同。如某项申请获得接纳是由于申请注册的标记是与某个已因付诸使用而具有显著特性的注册商标相同,或可视为“一系列”的商标,在注册纪录册内会加上以下批注:“因第#号商标而继续进行”。

  条例第11(3)条-参阅《形状商标》一章,条例第11(4)(a)条-违反广为接受的道德原则的标记,条例第11(4)(a)条与《1994年英国商标法令》有所不同,前者略去了“违反公共政策”的字眼。一如条例第11条各款,处长的决定在于作出判决,而非行使酌情权。

  每宗个案必须按本身的实际情况决定。只是令人厌恶的行为,有别于足以令人愤慨,或相当可能严重损害现有的宗教、家庭或社会价值而足以令人谴责的行为。此处所指的愤慨或谴责须来自公众当中可予辨识的某一部分,而公众当中小部分人引致较大程度的愤慨或谴责,以及公众当中较大部分人引致较小程度的愤慨或谴责,同样足以证明有关事宜。我们採取的方式,是援引思想正确的公众人士的观念。

  一名思想正确的公众人士本身可能并不感到愤慨,但却能客观评核有关标记是否刻意在相关类别的公众人士当中引起“愤慨”或“谴责”。有关事宜必须客观处理。审查主任本身是否认为该标记不可接受并无关系。条例第11(4)(a)条亦与政治正确性无关,而是与道德原则有关。

  条例第11(4)(b)条-相当可能会欺骗公众的标记与香港法例第43章第12(1)条不同,条例第11(4)(b)条并非关乎未经注册的在先商标或假冒行为相当可能引致的欺骗公众情况。这种欺骗情况的补救方法,已在条例第12(5)(a)条载明,并只可在反对注册的法律程序中提出。在某些情况下,申请人如接受某项适当限制,便可消除可能出现的欺骗情况。尽管《商标规则》第10条规定任何限制均须在申请内载明,但规则第23(b)条容许修订申请以加入限制。

  另一种消除任何可能出现的欺骗情况的方法,是根据条例第46(3)(a)条修订有关申请,以限制该申请所涵盖的货品或服务。可能导致根据本款提出异议的欺骗种类,在本款中未有界定。该等欺骗显然包括令人有不能实现的期望(考虑到货品或服务说明的内容)的标记。如标记使用的字眼或图样,使人联想到有关货品是在某个以该种货品的品质驰名的地方制造,但有关货品实际上却在别处制造,我们可提出异议。货品的成分(如使用的材料对顾客决定是否购买该货品有重要影响)、购买或赞许货品或服务的暗示、货品或服务具环保效益的暗示(如这种质素与货品或服务相关),均属类似的例子。

  此外,如标记包含类似“……制/……制造/……进口”等字眼或字体,并连同地理名称(例如瑞士制/香港制造/日本进口),即使该地方并非以订明货品的品质驰名,一般消费者也相当可能会期望有关货品是在该地方制造或由该地方进口。如有关货品是由别处进口或在别处制造,则有关标记便有欺骗成分。条文使用“相当可能会欺骗公众”的字眼,表示必须有真正可能而非只是想像中有可能出现欺骗的情况出现。使用“公众”的字眼,表示必须对有关行业的性质及其顾客作特别考虑。

  举例说,“YouthGlow(青春的光辉)”一词用于化粧品,不会令年长顾客真正期望在使用该货品后会重现年轻时肌肤的光泽。然而,如某标记看来是一所大学的名称,而该机构却并无颁授任何认可资格,则该标记可能有欺骗成分,因为“大学”是一家有权颁授学士及以上学位的高等教育院校(柯林斯英语词典)。

  我们须对第34类货品下的烟草制品的商标注册申请作特别考虑,并可以下列理由拒绝申请︰有关标记失实、具误导性、有欺骗成分或相当可能令人对烟草制品的特性、对健康的影响、危害或释放物产生错误印象,包括直接或间接令人产生某一烟草制品比其他烟草制品造成较少危害的虚假印象的任何词语、描述、图形或任何其他标志,当中可能包括“lowtar”、“light”、“ultra-light”或“mild”等词语。

  条例第11(5)(a)条-由于任何法律遭禁止在香港使用与条例第11(4)(b)条一样,本款无意涵盖假冒情况,或与注册外观设计或版权的在先权利有牴触的情况,因为条例第12(5)条已明确地为这些权利提供保护。如某条例禁止使用某个标志,而使用拟注册的商标会构成该条例所指的罪行,我们便会援引本款。

  举例说,《乡议局条例》(第1097章)禁止在非该条例许可的情况下使用“乡议局(HeungYeeKuk)”的名称;《香港红十字会条例》第(1129章)禁止未获授权而使用“红十字会”或“RedCross”等字眼,以及红十字会特别採纳的其他徽章、标记或标志,或日内瓦公约标志;《香港圣公会条例》(第1157章)禁止未经授权而使用与“香港圣公会”、“圣公会”、“HongKongShengKungHui”或“ShengKungHui”相似的名称。

  根据条例第11(6)条,在商标内使用任何香港特区区旗或区徽,属于拒绝注册的绝对理由。由于这会同时构成《区旗及区徽条例》(文件A602)所指的罪行,亦可根据本款提出异议。“任何法律”的字眼,把范围延展至成文法以外,尽管在普通法当中,乍看并没有任何一方面会受这项禁制影响。

  条例第11(5)(b)条-不真诚明知某标记属他人所有而就其申请注册,可构成不真诚的行为。基于不真诚行为提出的异议,较可能由第三方在反对注册或宣布注册无效的法律程序中提出,而较少在审查阶段提出。然而,倘若申请情况令人合理地怀疑申请人是否享有该标记的权利或申请人是否有诚实意图,则注册处提出异议实属恰当。

  举例说,倘若:该标记普遍为人所知是属于某家公司、实体或个人的商标,而申请人并无提供资料说明申请人与普遍为人所知的商标拥有人的关系;申请人同时就不同商标提交多宗注册申请,其中一个或多个标记普遍为人所知是属于某家公司、实体或个人的商标,而申请所提供的资料并无说明申请人与普遍为人所知的商标拥有人的关系;或在未得某知名人士同意的情况下,在标记中採用其姓名或肖像,我们便可提出异议,理由为申请是不真诚地提出的。申请人可提供资料说明他有权申请注册,例如所涉商标拥有人的书面认可,以推翻异议。

  条例第11(6)条-国旗、国徽及区旗、区徽
  本款禁止由国旗、国徽及区旗、区徽构成或载有国旗、国徽及区旗、区徽的标志注册。本款必须与《国旗及国徽条例》(文件A401)及《区旗及区徽条例》(文件A602)一併理解。

  条例第11(7)条
  本款禁止世界贸易组织成员国的国徽或国际组织的徽章注册。本款必须与条例第64及65条一併理解。


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